名称：「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」事件
審決（無効・成立）取消請求事件
知的財産高等裁判所：令和４年（行ケ）第１０１２６号　判決日：令和５年１０月５日
判決：審決取消
特許法１３４条の２第９項、１２６条５項
キーワード：訂正要件
判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/092406_hanrei.pdf

［概要］
請求項１、２に記載の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」の含有量を追加する本件訂正は、新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないものであり、本件訂正を認められないとした本件審決の判断は誤りであり、取消しは免れない、と判断された事例。

［訂正後の特許請求の範囲］
【請求項１】
７７．０モルパーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含む組成物であって、ＨＦＣ－１４３ａを０．２重量パーセント以下で、ＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９重量パーセント以下で含有する組成物。
【請求項２】
８２．５モルパーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含む組成物であって、ＨＦＣ－１４３ａを０．１～０．２重量パーセント、ＨＦＣ－２５４ｅｂを０．７～１．９重量パーセント以下で含有する組成物。

［主な争点］
特許法１３４条の２において準用する同法１２６条５項に規定する訂正要件違反の有無

［裁判所の判断］
『２　本件訂正の適否
（１）・・・（略）・・・
（２）・・・（略）・・・
（３）特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ（特許法１３４条の２第９項、１２６条５項）、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解される。「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
（４）　訂正事項１について
ア（ア）　本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含む組成物であって、ＨＦＣ－１４３ａを０．２重量パーセント以下で、ＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９重量パーセント以下で含有する組成物。」というものであって、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａと、１．９重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物であれば足り、ＨＦＯ－１２３４ｙｆがいかなる量であっても当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。
（イ）　本件明細書には、・・・（略）・・・との記載があり、これらの記載からすると、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ－１４３ａがあることが記載されているということができる。
・・・（略）・・・
さらに、【０１２１】～【０１２３】（表５（【表６】））に記載された実施例１５は、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆへ、触媒無しで変換したところ生じた、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物が４例記載されており（加熱された温度（℃）がそれぞれ５５０、５７４、６０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＯ－１２３４ｙｆの量がそれぞれ、５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることが記載されている。
（ウ）　もっとも、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、追加の化合物としてＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂが含まれることについての技術的意義をうかがわせる記載はなく、また、化合物中のＨＦＯ－１２３４ｙｆの量が５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることについての技術的意義をうかがわせる記載もない。
イ　前記アの各記載を踏まえると、本件における当初技術的事項の内容は、次のとおりである。①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、その過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合物として少量存在し得ること、②本件発明１においては、追加の化合物として、０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａと、１．９重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂが含まれること、③本件発明１の実施例となり得る組成物に含まれるＨＦＯ－１２３４ｙｆの量が、５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントとなる場合があったこと。
ウ　そして、本件訂正により、本件発明１の化合物のうちのＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量の下限が７７．０モルパーセントと定められたことになるが、前記ア（イ）及びイのとおり、この数値自体は本件明細書に記載されていたものである。しかるところ、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認められないから、本件訂正により、本件発明１に関し、新たな技術的事項が付加されたということはできない。
そうすると、本件訂正は、本件発明１に関し、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。
（５）　訂正事項２について
・・・（略）・・・
（６）・・・（略）・・・
３　取消事由について
・・・（略）・・・取消事由２についても、サポート要件違反の判断の対象となる発明は、本件訂正発明となるべきところ、本件審決は、本件発明について判断をしているのであるから、取消しを免れない。』

［コメント］
本件特許は、その明細書に、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、追加の化合物としてＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂが含まれることについての技術的意義をうかがわせる記載、化合物中のＨＦＯ－１２３４ｙｆの量が５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることについての技術的意義をうかがわせる記載はなんらないものである。この点、本件特許権に基づく特許権侵害差止等請求控訴事件（令和４年（ネ）第１００９４号）において、本件明細書には、本件発明が解決しようとした課題をうかがわせる部分がないから、本件発明はサポート要件を満たさず、無効審判により無効にされるべきものである、と判断されている。しかしながら、訂正要件という観点からは、一応形式上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの量として、７７．０、８２．５モルパーセンの数値が明細書中に明記されており、当初技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない、とする裁判所の判断は妥当と考える。
（担当弁理士：千葉　美奈子）