名称：「ビタミンＤ誘導体等の製造方法」事件
特許権侵害行為差止等請求事件
最高裁判所：平成２８年（受）第１２４２号　判決日：平成２９年３月２４日
判決：上告棄却
条文：特許法７０条１項、１００条１項２項
キーワード：均等侵害（特段の事情）、化合物の製造方法、迂回発明
判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf
［概要］
出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、均等の第５要件における特段の事情が存するとの判断基準を示した上で、本事件では特段の事情があるとは認められず、均等侵害の成立が認められた事例。
［事件の経緯］
原告は、特許第３３１０３０１号の特許権者である。
原告は、被告の行為が当該特許権を侵害すると主張して、被告の行為の差止め等を求めたところ、東京地裁（平成２５年（ワ）第４０４０号）、知財高裁（平成２７年（ネ）第１００１４号）ともに、原告の請求を認容したため、控訴人は、原判決を不服として、上告受理の申立てをした。
最高裁は、上告人の申立てを棄却した。
［本件発明］
［訂正後の請求項１３の概要］（マキサカルシトール型の部分のみ抜粋）
※図は下記PDFをご確認ください。
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。
［上告人の製造方法］
※図は下記PDFをご確認ください。
［主な争点］
均等の第５要件（特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情の存否）
［原審の判断］
『（７）　均等の第５要件（特段の事情）について
ア　第５要件の判断基準について
・・・（略）・・・
（ア）　この点、特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第５要件における「特段の事情」に当たるものということはできない。」
・・・（略）・・・
（イ）　もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第５要件における「特段の事情」に当たるものといえる。
なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らして許されないからである。』
［裁判所の判断］
『４　所論は原審の上記判断は前記１の特段の事情が認められる範囲を狭く解しすぎている旨をいうものである。』
『５（１）　特許制度は、発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって、特許権者についてはその発明を保護し、一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより、その発明の利用を図ることを通じて、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするものである（特許法１条参照）。そして、特許法７０条１項は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ、特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、上記のような特許法の目的に反し、衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、所定の要件を満たすときには、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するというべきである。そして、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは、上記のような均等の主張は許されないものと解されるが、その理由は、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないというところにある（平成１０年判決参照）。』
『しかるに、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。
そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。』
『（２）　もっとも、上記（１）の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものというべきである。
したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
そして、前記事実関係等に照らすと、被上告人が、本件特許の特許出願時に、本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき、客観的、外形的にみて、上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。』
［コメント］
本件製法特許は、先行の物質特許の存続期間満了後の独占権を実質的に担保するための特許権にあたる。
本判決では、請求項記載の出発物質と異なる構造の原料を用い、異なる中間体を経て、追加の反応工程（シストランス異性化反応）を経由する被告（上告人）方法に対して、１審、控訴審に続き、均等侵害の成立を認めた。
本判決では、均等の第５要件における「特段の事情」の存否について判示されている。本判決は、平成１０年ボールスプライン最高裁判決（平成６年（オ）第１０８３号、最判平成１０．２．２４）における「特段の事情」につき、１つのより具体的な該当基準を示したものといえる。また、原審大合議判決と対比すると、原審であげられていた「特段の事情」の該当例が本判決では修正されている。この点につき、原審での該当例のように、出願人が出願当時に公表した論文等に他の構成による発明を記載しているときに、その事情をもって安易に意識的除外と扱われるのであればむしろ論文発表等への萎縮的効果や遅延につながりかねず、これらの該当例を修正した本判決は支持し得る。また、原審大合議判決において「特許発明の貢献の程度」によって本質的部分を判断するとした第１要件等に関しても上告受理申立て理由に含まれていたと解されるものの排除されている。
以上
（担当弁理士：東田　進弘）