名称：「フラーレン誘導体の混合物、および電子デバイスにおけるその使用」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所:平成２８年(行ケ)第１０２１９号　判決日:平成２９年１１月１４日
判決：請求棄却
特許法２９条２項
キーワード：容易想到性、技術常識
判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/087227_hanrei.pdf
［概要］
引用発明において本件発明のフラーレン誘導体の構造は特定されておらず、また引用発明は本件発明のフラーレン誘導体の酸化物を含むものとはいえず、当該酸化物を特定の範囲で含むという本件発明の構成は引用発明及び技術常識に基づいて容易に想到できないとして、新規性及び進歩性を肯定した審決が維持された事例。
［事件の経緯］
被告は、特許第５５６８３００号の特許権者である。
原告が、当該特許の請求項１－５７に係る発明について特許を無効とする無効審判（無効２０１５－８００１７８号）を請求したところ、特許庁が、請求不成立（特許維持）の審決をしたため、原告は、当該審決のうち、請求項１に係る発明の取り消しを求めた。
知財高裁は、原告の請求を棄却した。
［本件発明] （筆者にて適宜抜粋）
【請求項１】
（ａ）
（ｉ）下記式Ｉａで表される化合物：
【化１】
（ｉｉ）下記式ＩＩａで表される化合物：
【化２】
ここで／ｙは１であり；／Ａはメタノ架橋を介して－Ｃ（Ｘ）（Ｙ）－に結合するＣ６０フラーレンであり；／Ａ＇はメタノ架橋を介して－Ｃ（Ｘ）（Ｙ）－に結合するＣ７０フラーレンであり；／Ｘは、アリール、アラルキル、またはチエニルであり；／Ｙは、未置換のまたは置換されたアルキルであり、該置換は、ハロゲン、ヒドロキシル、アルキル、アルコキシル、アルケニル、－Ｎ（Ｒ１）２、－Ｃ（Ｏ）Ｒ１、－ＯＣ（Ｏ）Ｒ１、－ＣＯ２Ｒ１または－Ｎ（Ｒ１）Ｃ（Ｏ)Ｒ１の１つ以上での置換であり、ここで、Ｒ１はそれぞれ独立してＨ、アルキル、アリール、またはアラルキルを表す、
（ｉｉｉ）０％から５０％の累計範囲にあるＣ６０およびＣ７０、
（ｉｖ）０％から５０％の累計範囲にある、ｙが２または３である式Ｉａの化合物、およびｙが２または３である式ＩＩａの化合物、
（ｖ）・・・（略）・・・、
（ｖｉ）０．００１％から５％の累計範囲にある、一つ以上のＣ６０の酸化物、一つ以上のＣ７０の酸化物、一つ以上のＣ６０誘導体の酸化物、および一つ以上のＣ７０誘導体の酸化物、ここで、該Ｃ６０誘導体の酸化物は前記式Ｉａの化合物の酸化物であり、該Ｃ７０誘導体の酸化物は前記式ＩＩａの化合物の酸化物である、および
（ｖｉｉ）・・・（略）・・・、
を含む組成物；あるいは、・・・（略）・・・を含む組成物。
［審決の理由の要旨］
①本件発明は、特開２００５－１１６６１７号公報（以下、「引用例」という。甲１）に記載された発明（以下「引用発明」という。）であるとはいえない。
②本件発明は、引用発明及び技術常識に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
［審決が認定した本件発明と引用発明との相違点］
（ア）相違点１
Ｃ６０フラーレン誘導体とＣ７０のフラーレン誘導体を含む組成物として、本件発明が「（ａ）（ｉ）、（ｉｉ）、（ｖｉ）を含む組成物、あるいは、・・・（略）・・・を含む組成物。」であるのに対して、引用発明では誘導体の構造が特定されていない点。
（イ）相違点２
Ｃ６０フラーレン誘導体とＣ７０のフラーレン誘導体を含む組成物において、本件発明では、「一つ以上のＣ６０の酸化物、一つ以上のＣ７０の酸化物、一つ以上のＣ６０誘導体の酸化物、および一つ以上のＣ７０誘導体の酸化物、ここで、該Ｃ６０誘導体の酸化物は前記式Ｉａの化合物の酸化物であり、該Ｃ７０誘導体の酸化物は前記式ＩＩａの化合物の酸化物である」あるいは、・・・（略）・・・を「０．００１％から５％の累計範囲」で含むのに対して、引用発明ではこれら酸化物をその累計範囲で含むかどうか明らかでない点。
［取消事由]
（１）新規性判断の誤り（取消事由１）
（２）進歩性判断の誤り（取消事由２）
［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋）
３　取消事由１（新規性判断の誤り）について
『（２）相違点１について
・・・（略）・・・
イ　引用例におけるフラーレン誘導体の構造
引用例には、フラーレン誘導体の構造について、「フラーレン変性物とは電荷輸送性を示し、フラーレンに種々の官能基を導入したものである。」と記載された上で（【００２１】）、フラーレン変性物の具体例として、構造式、化合物名及び略称が記載され（【図３】【図４】）、また、官能基について具体的に記載されている（【００２２】）。
しかし、フラーレンの［６，６］結合にメタノ架橋を持つフラーレン誘導体については、引用例に何ら記載されていないから、引用発明におけるフラーレン誘導体の構造が［６，６］であるということはできない。
・・・（略）・・・
このように、引用発明におけるフラーレン誘導体の構造が［６，６］であるということはできない。これに対し、本件発明において、フラーレン誘導体の構造は［６，６］に限定されることは当事者間に争いがないから、誘導体の構造に関する相違点１は、実質的相違点である。
（３）相違点２について
・・・（略）・・・
イ　引用例における酸化物に関する記載
引用例には、フラーレン誘導体の酸化物について、一切記載はない。
したがって、引用発明のフラーレン変性物に、Ｃ６０のフラーレン誘導体の酸化物及びＣ７０のフラーレン誘導体の酸化物が含まれるということはできない。
ウ　原告の主張について
（ア）原告は、「製造後のフラーレン誘導体に酸化物が存し、これを除去するために精製が行われること」は甲１８及び２６から技術常識であり、引用発明のフラーレン変性物であれば、酸化物が含まれると主張する。
（イ）甲１８及び２６における酸化物に関する記載
・・・（略）・・・
ｃ　以上によれば、甲１８及び２６から認められる本件特許の優先日当時の技術常識は、「製造後の非修飾のフラーレン類に、Ｃ６０酸化物及びＣ７０酸化物が存し、これを除去するために精製が行われること」にとどまるものであり（以下、この技術常識を「本件技術常識」という。）、甲１８及び２６に、フラーレン誘導体の酸化物に関する記載はないというべきである。
（ウ）なお、本件明細書【０１４６】には、「フラーレンおよびフラーレン誘導体の「酸化物」の語は、フラーレンが空気および光に曝露される際に生成されることが本分野で公知である、フラーレンおよびフラーレン誘導体のエポキシドおよび光化学分解の他の生成物をいい、一付加基または多付加基生成物でありうる。これらの化合物の生成の最小化は、典型的には不活性雰囲気下（たとえばＮ２）での反応によって達成されるが、典型的にはどのようなフラーレン合成生成物にも若干量が存在する。」との記載がある。しかし、前記段落には、その後に「フラーレン酸化物はフラーレン反応物中に存在する可能性があり、そのため誘導体酸化物に繋がり、または酸化物がフラーレン合成の結果として生じうる。」と記載され、フラーレン誘導体の酸化物が存在する可能性が指摘されるにとどまっている。そうすると、前記段落の記載をもって、「製造後のフラーレン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存することが技術常識であったということはできない。
・・・（略）・・・
そして、本件証拠上、他に「製造後のフラーレン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存することが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。
（エ）本件技術常識を参酌した引用発明
引用発明は、Ｃ６０のフラーレン誘導体とＣ７０のフラーレン誘導体を含む変性物であり、この変性物がＣ６０とＣ７０の混合体に種々の官能基を導入することにより得られるものであったとしても（本件明細書【００４３】、引用例【００２１】）、本件技術常識を参酌した引用発明は、Ｃ６０の酸化物、Ｃ７０の酸化物を含むものにとどまり、Ｃ６０のフラーレン誘導体の酸化物やＣ７０のフラーレン誘導体の酸化物を含むものとはいえない。
したがって、原告の前記主張は採用できず、引用発明が、フラーレン誘導体の酸化物を含むものということはできない。
エ　小括
このように、引用発明は、Ｃ６０のフラーレン誘導体の酸化物やＣ７０のフラーレン誘導体の酸化物を含むものとはいえないから、酸化物の含有及びその累計範囲に関する相違点２は、実質的相違点である。
（４）まとめ
以上によれば、本件発明と引用発明とは、相違点１及び２において実質的に相違するから、本件発明は引用発明であるということはできない。』
『４　取消事由２（進歩性判断の誤り）について
（１）相違点２の容易想到性について
本件審決は、引用発明において、フラーレン誘導体の酸化物を含めた複数の酸化物が特定の範囲に含まれているとはいえないことなどから、相違点２は容易に想到することはできないと判断した。
これに対し、原告は、原告主張の前記技術常識から、引用発明のフラーレン変性物には酸化物が含有され、その酸化物の累計範囲を「０．００１％から５％」と設定して、相違点２に係る本件発明の構成を採用することは、容易に想到することができる旨主張する。
しかし、前記３（３）のとおり、引用発明は、Ｃ６０のフラーレン誘導体の酸化物やＣ７０のフラーレン誘導体の酸化物を含むものとはいえないところ、引用例には、フラーレン誘導体の酸化物に関する記載が一切なく、フラーレン誘導体の製造方法に関する記載もない。また、本件証拠上、「製造後のフラーレン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存することが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると、相違点２に係る本件発明の構成のうち、Ｃ６０の酸化物、Ｃ７０の酸化物に加え、Ｃ６０のフラーレン誘導体の酸化物及びＣ７０のフラーレン誘導体の酸化物も含む構成を備えるようにすることを、引用発明から容易に想到することができたということはできない。
したがって、これら酸化物を「０．００１％から５％の累計範囲」で含むという相違点２に係る本件発明の構成を容易に想到できたものということはできない。
（２）小括
以上によれば、本件発明は、Ｃ６０のフラーレン誘導体とＣ７０のフラーレン誘導体を含む変性物としか特定されていない引用発明に基づいては、容易に発明をすることができたということはできない。』
［コメント］
本件明細書【０１４６】には、「フラーレンおよびフラーレン誘導体の「酸化物」の語は、フラーレンが空気および光に曝露される際に生成されることが本分野で公知である、フラーレンおよびフラーレン誘導体のエポキシドおよび光化学分解の他の生成物をいい、一付加基または多付加基生成物でありうる。これらの化合物の生成の最小化は、・・・（略）・・・典型的にはどのようなフラーレン合成生成物にも若干量が存在する。」と記載されており、当該記載からすると、引用発明のフラーレン変性物にも酸化物が含まれているとも考えられる。しかし、裁判所は、前記段落の後段に「フラーレン酸化物はフラーレン反応物中に存在する可能性があり、そのため誘導体酸化物に繋がり、または酸化物がフラーレン合成の結果として生じうる。」と記載されており、フラーレン誘導体の酸化物が存在する可能性が指摘されるにとどまっていることからすると、前記段落の前段の記載をもって、「製造後のフラーレン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存することが技術常識であったということはできないと判断した。裁判所の上記判断にはやや疑義が残るが、「製造後のフラーレン誘導体」にフラーレン誘導体の酸化物が存するとする他の証拠がなく、引用例には、フラーレン変性物の製造方法が一切記載されておらず、フラーレン変性物に酸化物が含まれているとする根拠が乏しかったことも結論に影響したと思われる。
以上
（担当弁理士：福井　賢一）