名称：「フッ素置換オレフィンを含有する組成物」事件
審決取消請求事件
知財高裁：平成２８年（行ケ）第１０２７４号　判決日：平成２９年１０月１１日
判決：請求棄却
特許法２９条２項、１２６条５項
キーワード：進歩性
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/087142_hanrei.pdf
［概要］
本件特許に対し３件の無効審判請求がなされ、その内の第一事件（無効２０１１－８０００３５号）における無効審決に対する審決取消請求（平成２８年（行ケ）第１００３２号）の棄却判決に対する上告受理申し立てと同時に行った訂正審判の訂正不成立審決に対する審決取消訴訟において、訂正は認められたが、進歩性が否定されて請求棄却された事例。
［事件の経緯］
（１）平成２２年８月２０日に特許第４５７１１８３号が登録された。
（２）３件の特許無効審判請求（無効２０１１－８０００３５号（第一事件）、無効２０１１－８０００４８号（第二事件）、無効２０１１－８０００７５号（第三事件））がなされた。
（３）第２事件については、第一次審決（１回目無効審決）および１回目の審決取消訴訟（平成２４年（行ケ）第１０２８６号）および訂正審判請求（訂正２０１２－３９０１２２号）による第一次審決の取消決定がなされた。その訂正請求に係る訂正内容で２回目の無効審決（訂正は認められた。）に対する２回目の審決取消訴訟（平成２５年（行ケ）第１０２２４号）が提起されたが、第２事件の無効審判請求の取下げ及び審決取消訴訟の訴えが取下げられた。
（４）第１事件及び第３事件については、原告が第２事件と同一内容の訂正請求を行なったため第一次審決以降中止されていたが第２事件の請求取下げにより再開された。特許庁は訂正を認めが特許の無効審決をしたので、原告は各審決に対し審決取消訴訟を提起したが（平成２８年（行ケ）第１００３２号、同年（行ケ）第１００３３号（弊所において判例研究済））、いずれも請求棄却の判決を受けた。
（５）原告は、いずれについても上告受理申立てをし、さらに訂正審判請求（訂正２０１６－３９００５１号）をしたが「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決がなされたので本件訴えを提起した。
（６）知財高裁は、原告の請求を棄却した。
［本件訂正発明］
【請求項１】
１５０°Ｆ（約６６℃）を含む凝縮器温度で運転可能である自動車の空調装置における２、３、３、３－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）からなる冷媒成分を含む組成物の１、１、１、２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４ａ）の代替冷媒としての使用。
［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋）
（１）取消事由１（相違点の看過）
『ア　本件訂正発明１と引用発明を比較すると、前者では熱媒体がＨＦＯ－１２３４ｙｆに特定されているのに対し、後者ではそのような限定がないということは、原告の指摘するとおりである。
しかし、引用刊行物の実施例５には、特定熱媒体として「Ｆ３Ｃ－ＣＦ＝ＣＨ２」（ＨＦＯ－１２３４ｙｆ）を使用し、「実施例１と同様にして、ヒートポンプの運転を行ったところ、実施例１とほぼ同様の結果が得られた。」との記載がある。この記載に接した当業者は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆについて、実施例１と同様の実験が行われた結果、これとほぼ同様の数値を示したものであり、沸点及び臨界温度等の物性値やヒートポンプに使用した際のＣＯＰ及び冷凍能力について具体的なデータは記載されていないものの、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、引用発明に係る式Ｃ３ＨｍＦｎで示される特定熱媒体に含まれる具体的化合物として、実施例１で用いられたＨＦＯ－１２４３ｚｆと同等のＣＯＰ及び冷凍能力を有し、これと同様にヒートポンプにおける熱媒体として使用され得るものであると考えるのが自然である。そうすると、引用発明における特定熱媒体は、該当する具体的化合物として本件訂正発明１と同じＨＦＯ－１２３４ｙｆを予定し、これを内包することは明らかである。・・・（略）・・・。
イ　本件審決は、引用発明の特定事項として、上位概念（一般式）で示された「特定熱媒体」を認定し、文言としてＨＦＯ－１２３４ｙｆを明示的に示していないけれども、上記のとおり、当該特定熱媒体の具体的な化合物としてＨＦＯ－１２３４ｙｆを把握することができるのであるから、原告主張に係る相違点２－２は、実質的な相違点とは認められない。』
（２）取消事由２（相違点の判断の誤り（１）：引用刊行物の記載の誤り）
『（１）原告は、刊行引用物の実施例１の化合物であるＨＦＯ－１２４３ｚｆの能力は、実際にはＣＦＣ－１２の能力の約７０％にすぎず、引用刊行物の記載には誤りがあるなどとして、実施例１を参照する実施例５の記載にも、当業者が本件訂正発明に想到することを阻害する事情があるなどと主張する。
（２）ア　しかし、本件優先日当時の技術常識に照らしても、引用刊行物に記載された実施例１～３につき、使用する化合物の物性が似通っているにもかかわらず、相対能力（対Ｒ－２２）において実施例１が他の実施例より優れているからといって、そのことをもって直ちに実施例１の結果の信用性を疑うべき理由とまでいうことはできない。そうすると、仮に、原告指摘のとおり、ＲＥＦＰＲＯＰソフトウェアによる計算値が実施例１の結果と異なるとしても、実施例１の結果の検証（及びその結果としての、誤認の判明等）に直ちにつながるものではなく、本件優先日当時、引用刊行物に接した当業者は、その記載から、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、ＨＦＯ－１２４３ｚｆと同様に、ＣＦＣ－１２を熱媒体として使用するヒートポンプと同等かそれ以上の能力を得られると認識するものと見るのが相当である。・・・（略）・・・。
イ　また、原告は、引用刊行物における比較対象はＲ－２２であってＲ－１２ではないとするけれども、引用刊行物においては、Ｒ－１２（ＣＦＣ－１２）とも比較しつつ説明や実験結果の記載がされており、実施例等で検討されている各化合物とＣＦＣ－１２との冷媒としての能力の比較についても類推が可能といってよい。また、もともとＨＦＣ－１３４ａはＣＦＣ－１２の代替冷媒として用いられていたこと（技術常識１）を踏まえると、ＣＦＣ－１２との対比を介して、ＨＦＣ－１３４ａの代替冷媒としての可能性を探ることは示唆されているということができる。』
（３）取消事由３（相違点の判断の誤り（２）（予想外かつ顕著な効果の看過））
『（２）ア　能力及びＣＯＰの点については、引用刊行物には、ＣＯＰはＣＦＣ－１２と同程度、冷凍効果に関してはこれよりも高めの値を示すＨＦＯ－１２４３ｚｆとほぼ同様の結果をＨＦＯ－１２３４ｙｆが示したことが記載されており、また、本件優先日当時、ＣＦＣ－１２とＨＦＣ－１３４ａは同等の能力及びＣＯＰを示すことが知られていたことから（甲６、７）、当業者であれば、引用刊行物の記載に基づき、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの能力及びＣＯＰはＨＦＣ－１３４ａとほぼ同等と見なせる範囲内であることが予測可能であったと考えられる。
・・・（略）・・・
イ　低ＧＷＰについては、技術常識１に照らすと、本件優先日当時、空調装置等に用いられる冷媒についてＧＷＰを測定することは必須となっていたことがうかがわれることから、引用発明のヒートポンプで使用されるＨＦＯ－１２３４ｙｆのＧＷＰを測定することは、当業者が通常行うことと見られる。また、ヒートポンプの具体的な用途に関わらず（すなわち、自動車の空調装置に用いるか否かにかかわらず）、ＨＦＯ－１２３４ｙｆのＧＷＰは同じ値を示す。そうである以上、本件訂正発明１においてＨＦＯ－１２３４ｙｆのＧＷＰが低いことは、本件訂正発明１の進歩性を基礎付けるような特有の効果ということはできない。・・・（略）・・・。
ウ（ア）　低毒性については、確かに、本件訂正明細書等には、本件訂正発明１における化合物に関する構造式、特に式Ⅱで示される化合物、中でも特にＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む構造式によるものが低い毒性を示すことが記載されている（【００２０】、【００２１】）。しかし、ＨＦＯ－１２３４ｙｆが有する毒性に関する効果は、同じくＨＦＯ－１２３４ｙｆを冷媒として使用する引用発明においても奏されることが期待されるものであるところ、本件訂正明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆが、一般の冷媒に要求される程度を超え、とりわけ自動車の空調装置に用いる冷媒に適した低毒性を有し、その毒性試験の結果が顕著であることを具体的に記載した部分は見当たらない。なお、甲２７～３０に基づくＨＦＯ－１２３４ｙｆの低毒性に関する原告の主張は、いずれも本件訂正明細書等に具体的に開示されたものではないから、ここで参酌することはできない。・・・（略）・・・。
（イ）　低燃焼性については、確かに、本件訂正明細書等には、本件訂正発明１における可燃性低減方法（【００４９】、【００５０】）及び鎮火方法（【００５１】）に関する記載がある。
しかし、引用発明においてもＨＦＯ－１２３４ｙｆの低燃焼性という効果が奏されることが期待されるところ、本件訂正明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの燃焼性に関する具体的な実験結果は示されておらず、ＨＦＯ－１２３４ｙｆが、一般の冷媒に要求される程度を超え、とりわけ自動車の空調装置に用いる冷媒に適した低燃焼性を有することを具体的に記載した部分は見当たらない。』
（４）取消事由４（相違点の判断の誤り（３）（不飽和化合物の阻害事由））
『（２）ア　フッ素化オレフィンの反応性、安定性につき、原告は、本件優先日当時、不飽和分子タイプの反応性が懸念されていたことを示す証拠として、甲９及び１０の各文献の記載に言及する。・・・（略）・・・。
しかし、現に引用刊行物にはいくつかのフッ素化オレフィン化合物について自動車の空調装置の冷媒として使用することが示唆され、実験が行われていることに鑑みると、甲９には、表２に具体的に掲載されていないもの（ＨＦＯ－１２３４ｙｆは掲載されていない。）を含むフッ素化オレフィン全体が冷媒として使用できないことまでは記載されていないものと考えられる。また、甲１０については、炭素－炭素二重結合を有する化合物の安定性はフッ素を加えるにつれ減少すると記載されているものの、どの程度のフッ素を加えると冷媒として使用できないほど安定性が減少するかについては記載されていない。
そうすると、上記各文献から、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ等の部分的にフッ素化されたフッ素化オレフィンが、その具体的な構造に関わらず、およそ、自動車の空調装置の冷媒として使用できないほどの安定性しか有しない（好ましくない反応性を呈する）ことが示されているとは認められない。
イ　毒性について、原告は、本件優先日当時、フッ素化オレフィンに毒性の懸念もあったことを示す証拠として、甲１０～１２の各文献の記載に言及する。・・・（略）・・・。
しかし、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、飽和のフルオロカーボン等に含まれるオレフィン不純物に該当するものか否かは不明であるし、少なくとも、完全にフッ素化された化合物ではないことは明らかである。そして、これらの文献において、このようなＨＦＯ－１２３４ｙｆ等のフッ素化オレフィン化合物について、その具体的な構造に関わらず毒性があることが示されているとは認められない。
このため、上記各文献にはある特定のフッ素化オレフィンについて毒性を有することが示されているものの、フッ素化オレフィン化合物全般が、その具体的な構造に関わらず、自動車の空調装置の冷媒として使用できないほどの毒性を有することが当業者の共通の認識であったとまではいえないし、ＨＦＯ－１２３４ｙｆという特定の化合物の毒性について具体的な懸念があったと認めることもできない。
以上より、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの反応性及び毒性という点において、引用刊行物に接した当業者が、同文献に「ヒートポンプ用の熱媒体に対して要求される一般的な特性…に関しても、問題はないことが確認されている。」、「（１）従来からＲ－１２、Ｒ－２２或いはＲ－５０２を熱媒体として使用してきたヒートポンプと同等以上のサイクル性能が得られる。（２）熱媒体としての優れた性能のゆえに、機器設計上も有利である。」との記載があるにもかかわらず、なおＨＦＯ－１２３４ｙｆの反応性及び毒性に懸念を有し、その自動車の空調装置の冷媒としての使用を断念するであろうといえるような阻害事由があるとはいえない。
また、そうである以上、温度の上昇に伴う反応速度の上昇により冷媒と他の成分との望ましくない反応が促進され得ることを考慮しても、自動車の空調装置での使用の場合、引用刊行物において使用に適する凝縮温度とされた３０～６０℃の温度範囲から５℃以上高い凝縮温度（自動車の空調装置において少なくとも達し得るとされる凝縮温度）となる可能性があるからといって、直ちに、自動車の空調装置に適用するに当たっての阻害要因があったということもできない。』
（５）取消事由５（相違点の判断の誤り（４）（ＣＦＣ－１２又はＨＦＣ－１３４ａをＨＦＯ－１２３４ｙｆで置換する動機付けの欠如））
『引用刊行物の記載から、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、ＣＯＰにつきＣＦＣ－１２と同程度であり、冷凍効果に関してはこれよりも高めの値を示すＨＦＯ－１２４３ｚｆと同様の結果を示すことを理解し得ること、本件優先日当時、ＣＦＣ－１２とＨＦＣ－１３４ａは、同等の冷凍能力及びＣＯＰを示すことが知られていたことから、引用刊行物の記載に基づき、当業者は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆにつき、ＨＦＣ－１３４ａとほぼ同等の能力及びＣＯＰを期待し得ることを理解し得るものといってよい。そして、冷媒のドロップイン置換には従来・現行冷媒と同等の物性が要求されること（技術常識２）を知る当業者にとって、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを、引用周知技術におけるＣＦＣ－１２又はそのドロップイン置換物であるＨＦＣ－１３４ａのドロップイン冷媒として使用することは、容易に想到し得ることというべきである。』
［コメント］
引用刊行物（特開平４－１１０３８８号公報）には、ヒートポンプの熱媒体として、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ（実施例５）およびＣＦＣ－１２（Ｒ－１２）（比較例１）が対比され、ＣＯＰは同程度、冷凍効果は高いことが示されているが、ＨＦＣ－１３４ａおよび自動車の空調装置の冷媒に使用することは何ら記載されていない。しかしながら、技術常識として、ＣＦＣ－１２とＨＦＣ－１３４ａは物性が類似しドロップイン置換可能である点と、自動車の空調装置の凝縮温度が外気温度よりも高いことが要求されており６０～７０℃が想定されるとしてもヒートポンプ以外に自動車の空調装置の冷媒として使用可能である点とは、容易に想到できると判断された。
なお、本件特許に係る出願明細書に、自動車の空調装置の使用で特に有利であることを示す実験データの記載があれば、顕著な効果の参酌がなされた可能性もありうる。しかし、出願明細書には冷媒を複数の用途で用いることを記載しており、特別な用途に特に重点を置くというよりも冷媒として幅広く権利化させたいという意図の記載内容であったと考える。日本では顕著な効果を参酌する審査実務が定着しているため顕著な効果を記載することが多い。一方、基礎出願国の米国では構成要素を重視する審査実務であるため効果の記載が少ないこともある。侵害訴訟における作用効果重視との兼ね合いもあるが、日本の明細書作成実務としては、比較例と明確に区別できる実験データを含む有利な効果を盛り込むことは重要である。
以上
（担当弁理士：丹野　寿典）