名称：「１－［（６、７－置換―アルコキシキノキサリニル）アミノカルボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘導体」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所：平成３０年（行ケ）第１０１３３号　判決日：令和元年７月１８日
判決：請求棄却
特許法１２６条６項、同１項ただし書各号
キーワード：特許請求の範囲の実質的変更
判決文: http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/088825_hanrei.pdf
［概要］
本件訂正前の請求項１の「Ｒ２は塩素であり」を「Ｒ２は水素であり」と訂正する訂正事項２は、訂正前の請求項１に「Ｒ¹及びＲ²が同時に水素原子であることはない」の記載があるとしても、特許請求の範囲の実質的変更に該当し、特許法１２６条６項に規定する要件に適合しないから、訂正事項２による訂正を認めることはできないと判断した事例。
［事件の経緯］
原告らは特許第６０９７９４６号の特許権者である。
原告らが、本件特許出願について訂正審判請求（訂正２０１７－３９０１２４号）をしたところ、特許庁が、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたため、原告らは、その取り消しを求めた。
知財高裁は、原告らの請求を棄却した。
［本件訂正後の発明］
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は、以下のとおりである。
［請求項１］
下記化学式１で表される１－［（６、７－置換－アルコキシキノキサリニル）アミノカルボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。（化学式省略（pdf版要約を参照。））
前記化学式１において、
Ｘ及びＹはＣ－Ｈであり、
Ｒ¹はフッ素であり、
Ｒ²は水素であり、
Ｒ³はメチルであり、
Ｒ⁴はメトキシであり、Ｒ⁵は水素であり、そしてＲ⁶はメトキシである。
［請求項１に係る訂正事項］
訂正事項２・・・本件訂正前の請求項１の「Ｒ２は塩素であり」を「Ｒ２は水素であり」と訂正する。
［原告らの主張］
『本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし、Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはない。」との記載は、いわゆる「除くクレーム」の記載であり、ただし書よりも前の本文に原則となる範囲が記載されていることを前提とし、その本文の範囲から例外的に除外される部分を規定するクレーム記載形式である。しかしながら、ただし書の記載は、本文の範囲（「Ｒ１はフッ素であり、Ｒ２は塩素であり」との記載）に文言上包含されていない部分（「Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子である」との部分）を、本文の範囲から除外しようとするものであるから、本文の記載とただし書の記載に矛盾があり、両者の関係が不明瞭である。
また、ただし書における「同時に水素原子であることはない」との記載は、「いずれか片方が水素であってもよい」こと、すなわち、Ｒ１及びＲ２のいずれか片方が水素である化合物は除かずに維持することを明示するものであり、Ｒ１及びＲ２のそれぞれが水素であり得ることを前提としているが、本文においては、文言上Ｒ１及びＲ２の選択肢に水素が含まれていないから、本文の記載とただし書の関係は不明瞭である。
そうすると、本件訂正前の請求項１の本文のＲ１及びＲ２の範囲には、水素を含むはずであり、このことは、本件明細書に具体的に記載されているＲ１とＲ２の組合せ（表１の化合物１ないし１９６）の大部分（化合物１ないし１６８）がＲ１又はＲ２が水素であることとも整合している。
したがって、本件訂正前の請求項１の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載を考慮すると、本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ１はフッ素であり、Ｒ２は塩素であり」との記載において実質的に理解されるＲ１の定義は「フッ素又は水素」、Ｒ２の定義は「塩素又は水素」であるというべきであるから、本文の上記記載は不明瞭である。』
『本件訂正前の請求項１の本文のＲ１及びＲ２についての記載はただし書の記載との関係において不明瞭であり、Ｒ２の範囲には水素が含まれるはずであると合理的に解釈されるから、訂正事項２により、本文のＲ２の範囲に水素を記載することは、本来の意味を明らかにする訂正に該当する。
したがって、訂正事項２は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。』
『訂正事項２の特許法１２６条６項の要件の適合性の判断の誤り
前記（１）のとおり、本件訂正前の請求項１の本文の「Ｒ１はフッ素であり、Ｒ２は塩素であり」との記載は、ただし書の「Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり、実質的に、本文のＲ１及びＲ２の範囲は、塩素だけではなく水素を含むはずであると理解される。
そして、訂正事項２は、本件訂正前の請求項１の記載に基づいて理解されるＲ２の範囲から塩素を削除することによりＲ２の範囲を限定するものであり、実質上特許請求の範囲を変更する訂正ではないことは明らかであるから、これと異なる本件審決の判断は誤りである。』
［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋）
『訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについて
ア　訂正をすべき旨の審決が確定したときは、訂正の効果は出願時に遡って生じ（特許法１２８条）、訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑みると、同法１２６条６項の「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの」であるか否かの判断は、訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうかは訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点から決するのが相当である。
また、特許請求の範囲の記載に関し、同法３６条５項前段は、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないと規定している。この規定の趣旨は、一つの請求項から発明が把握されるようにするため、各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから、客観的にみると、一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっても、相互に矛盾するものでなければ、特許出願人自らが「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして解釈するのが相当である。
以上を前提に、訂正事項２が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについて判断する。
イ　本件訂正前の請求項１のただし書の「ただし、Ｒ１及びＲ２が同時に水素原子であることはない。」との文言は、その文理上、Ｒ１及びＲ２の両方が水素原子でないことを特定するにとどまり、Ｒ１又はＲ２のいずれか一方が必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。
しかるところ、本件訂正前の請求項１の記載全体をみると、「Ｒ１はフッ素であり」及び「Ｒ２は塩素であり」との記載があり、この記載は、「Ｒ１」を「フッ素」に、「Ｒ２」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは明らかである。そして、この記載は、Ｒ１及びＲ２の両方が水素原子でないことをも意味するものと理解できるから、その点においては、ただし書の記載と重複する内容を含むものであるが、相互に矛盾するものではない。
また、本件明細書の「前記化学式１において、…Ｒ１及びＲ２は各々水素原子、Ｃ１－Ｃ６アルコキシ、Ｃ１－Ｃ６アルキルまたはハロゲンであり、…前記ハロゲンはフッ素、塩素、臭素またはヨー素を意味する。」（【０００９】）及び「本発明による前記化学式１で表される化合物において、特に好ましくは、…Ｒ１及びＲ２は水素原子、Ｆ、Ｃｌ、メチルまたはメトキシであり」（【００１０】）との記載中には、化学式１のＲ１及びＲ２の例としてＦ（フッ素）及びＣｌ（塩素）が開示されているから、本件訂正前の請求項１において「Ｒ１」を「フッ素」に、「Ｒ２」を「塩素」に特定することは、本件明細書の記載との関係においても整合するものである。
そうすると、ただし書の記載と「Ｒ１はフッ素であり」及び「Ｒ２は塩素であり」との記載は、「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」であると理解できるものであり、本件訂正前の請求項１におけるＲ１及びＲ２の定義が不明瞭であるということはできない。
このように訂正事項２は、本件訂正前の請求項１記載の「Ｒ２」の「塩素」を「水素」に訂正するものであるから、特許請求の範囲を変更するものである。また、本件訂正前の請求項１の「Ｒ１はフッ素であり」及び「Ｒ２は塩素であり」との記載文言から、Ｒ１は「フッ素又は水素」を、Ｒ２は「フッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから、訂正事項２による特許請求の範囲の変更は、減縮的な変更には当たらない。
そして、訂正事項２により、請求項１に係る発明は、本件訂正前の請求項１に記載される化合物１の置換基である「Ｒ２」が塩素である化合物群から訂正後の「Ｒ２」が水素である化合物群に変更されることになるから、この変更により、本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与えることになることは明らかである。
したがって、訂正事項２は、実質上特許請求の範囲を変更するものと認められるから、特許法１２６条６項の要件に適合しないというべきである。これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。』
［コメント］
特許法１２６条６項の規定の趣旨は『訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保する』ことであり（知財高裁平成２６年（ネ）第１０１０９号同２７年１０月２８日判決、知財高裁平成２７年（行ケ）第１０２３９号同２８年１１月２１日判決）、本判決も同様の趣旨に基づき判断している。原告らは、本件訂正が特許法１２６条６項違反でないことを主張するために、『①本件訂正前の記載が明瞭でない』→『②本来の意味を明らかになるよう解釈することで、実質的に特許請求の範囲を拡張する』→『③拡張された範囲内での限定に過ぎないため、本件訂正は特許請求の範囲の変更でない』との三段論法に基づき主張しているが、②段階目の解釈が特許法１２６条６項の規定の趣旨に反することは明らかであり、やはり本件訂正には無理があったことは否めない。判決文中には、本件訂正前の補正が弁理士による錯誤によりされたものとの記載があるが、特許法１２６条６項の規定との関係で、一旦権利化されると訂正のハードルは著しく高まるため、補正、訂正に際して、弁理士には細心の注意が求められる。
以上
（担当弁理士：山下　篤）