名称：「角栓除去用液状クレンジング剤」事件
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所：令和５年（行ケ）第１００４６号　判決日：令和５年１２月２１日
判決：請求棄却
特許法２９条２項
キーワード：除くクレーム
判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/092623_hanrei.pdf

［概要］
「０～１０体積％であるものを除く」との特定は、「１０体積％超」の範囲である（「１０体積％より多く配合する」）ことを意味するものにほかならないことから、構成の容易想到性を判断するに当たっては、引用発明において、配合量を「１０体積％超」とする（「１０体積％より多く配合する」）ことを当業者が容易に想到できたことの論理付けができるかを検討すれば足りると判断され、本件発明の進歩性を否定した審決が維持された事例。

［特許請求の範囲］
【請求項１】
水と、
オクチルドデカノールと、
水への溶解度より多い量のリモネン、スクアレン、及びスクアランからなる群から選ばれる１種類以上の炭化水素と、
界面活性剤（但し、界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるものを除く。）と、
を含む角栓除去用液状クレンジング剤。

［取消事由］
取消事由１（甲１発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り）

［原告の主張］
本件発明には「（但し、界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるものを除く。）」と記載されているから、この範囲が容易に発明できるか否かを厳密に判断すべきである。甲５の１～３は、いずれも「･･･０～１０体積％であるものを含む」ものでしかなく、「･･･０～１０体積％であるものを除く」ことの証拠となるものはない。

［裁判所の判断］
『（２）　次に、原告は、甲５の１～３が「…０～１０体積％であるものを含む」ものであることを看過した論理的な思考における誤りがある旨主張（上記第３の１（２））するので、以下検討する。
ア　まず、甲５の１～３には、以下の記載があることが認められる。
（ア）　甲５の１には、常温液状油分５０～９５質量％及び水０．１～５質量％とともに、所定の界面活性剤を５～４０質量％、好ましくは１０～２０質量％配合し、角栓除去効果に優れたメイク落しとして使用できる角栓除去用組成物が記載されており・・・（略）・・・。
（イ）　甲５の２には、クレンジング料における角栓除去作用を向上させる技術を提供するとして、水、Ｎ－アシルアミノ酸のエステル及び所定の界面活性剤を１０～２０質量％、より好ましくは１２～１５質量％含有し、・・・（略）・・・使用後に洗い流す態様で使用される角栓除去用の化粧料組成物が記載されており・・・（略）・・・。
（ウ）　甲５の３には、・・・（略）・・・界面活性剤及び水等の通常化粧料に用いられる成分を適量配合できることが記載され、実施例６には、界面活性剤を合計１５質量％配合したクレンジングオイルが記載されている・・・（略）・・・。
イ　以上の甲５の１～３の記載を総合すれば、角栓除去用クレンジング組成物において、クレンジング機能（洗浄性）、ウォッシュオフ機能（水での洗い流し性）、角栓除去機能、皮膚への負担を考慮して、界面活性剤を１０～２０質量％程度、すなわち１０体積％を超える量で配合することは、本件優先日前における当業者の技術常識であったと認められる。
他方、甲５の１には「５～１０質量％」、甲５の２には「１０質量％」の界面活性剤を含むクレンジング剤等が記載されていること自体は、原告の主張するとおりであるが、本件除く構成における「０～１０体積％であるものを除く」との特定は、「０体積％～１００体積％」から「０～１０体積％であるものを除く」範囲のものであるため、結局、「１０体積％超」の範囲である（「１０体積％より多く配合する」）ことを意味するものにほかならない。そうすると、構成の容易想到性を判断するに当たっては、甲１発明において、界面活性剤の配合量を「１０体積％超」とする（「１０体積％より多く配合する」）ことを、当業者が容易に想到できたことの論理付けができるかを検討すれば足りる。甲５の１～３が「０～１０体積％」の界面活性剤を配合したものを含むとしても、そのことが本件発明と甲１発明との相違点に係る容易想到性を判断する上で、どのような意味を有するのか、原告の主張によっても明らかでない。
ウ　また、本件除く構成の数値限定が顕著な効果を有するものであれば格別、本件発明はそのようなものとも認められない。
すなわち、本件明細書によれば、本件発明の効果は、「タンパク質を簡便に抽出できるため、皮膚に付着したタンパク質を抽出洗浄することが可能な液状化粧品（「タンパク質洗浄用の液状化粧品」）として好適に使用できる」というものであり（【００６４】）、「また、本発明のタンパク質抽出剤は、界面活性剤等を含まなくとも、優れたタンパク質抽出効果を奏する」ことから、「本発明のタンパク質抽出剤によれば、皮膚への負担を低減しつつ、所望の洗浄効果が得られる」というものである（【００６５】）。
しかしながら、界面活性剤配合量に関しては、本件明細書の実施例１６、１８及び２０が界面活性剤（Ｔｗｅｅｎ　８０、Ｓｐａｎ　８０）を含む組成の溶液であるが、「全量に対して０～１０体積％であるものを除く」量で配合したものが存在しないことは前記のとおりである上、試験管内でタンパク質抽出作用を確認しただけで、皮膚に対する洗浄効果は確認されていない。角栓の除去については、実施例１３において角栓のある皮膚に対する洗浄効果を確認する唯一の実施例が記載されているものの、第２のタンパク質抽出剤Ａを含むタンパク質抽出剤を使用した結果、石けんと比較して「高い洗浄効果を示した」こと、「本発明のタンパク質抽出剤は、クレンジング剤として好ましく使用できる」ことが示されているのみで（【０１４９】）、その組成は界面活性剤を含まないものである（【００７３】、【０１３８】～【０１４１】、【０１４９】）。そうすると、本件発明において界面活性剤を「全量に対して０～１０体積％であるものを除く」量で配合することにより、「角栓除去用液状クレンジング剤」が具体的にどのような顕著な効果を奏するのかは不明であるといわざるを得ない。
以上に加え、甲１には「角栓やメラニンを含む古い角質や酸化した汚れもすっきり。」との角栓の除去機能についての記載があることからすると、本件発明による上記程度の効果は、当業者が予測し得たものにすぎない。
エ　よって、原告の上記第３の１（２）の主張は採用できない。』

［コメント］
１．「本件除く構成」の容易想到性について
本判決の「構成の容易想到性を判断するに当たっては、甲１発明において、界面活性剤の配合量を「１０体積％超」とする（「１０体積％より多く配合する」）ことを、当業者が容易に想到できたことの論理付けができるかを検討すれば足りる。」との判断は、特許実務に照らして特に違和感はない。

２．侵害訴訟との関係
本件特許については本訴被告に対して侵害訴訟（特許権に基づく損害賠償請求事件）が別途提起され（知財高裁令和４年（ネ）第１００２９号（原審・東京地方裁判所令和２年（ワ）第２２０７１号））、こちらでは本件特許は特許法３６条６項１号に違反するものであり、特許無効審判により無効にされるべきものであるから本件特許権を行使することはできないと判断された。

３．その他
本件特許に係る出願と共に同じ原出願から分割された「他の出願」の特許請求の範囲には「全量に対して０～１０体積％の界面活性剤」を含む旨の記載がある。本件特許の「（但し、界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるものを除く。）」という記載は、当該「他の出願」とのダブルパテントを解消するために補正で追加されたものである。「特許審査基準　第ＩＶ部　第２章　新規事項を追加する補正（特許法第１７条の２第３項）　３．３．１特許請求の範囲の補正　（４）除くクレームとする補正の場合」で「（ｉ）請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号、第２９条の２又は第３９条）が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正」は許されるとされているので、この除くクレームによる補正はこの審査基準に則って認められたと思われる。しかし、本件特許に係る明細書の【発明が解決しようとする課題】【０００５】には「溶液中の対象物質を分離等するために使用されて来た従来の方法は、いずれも、界面活性剤の使用を前提としていた。他方、界面活性剤は、皮膚に負担をかけ、荒れ等を生じさせ得るため、界面活性剤を使用していないか、又は、界面活性剤の使用量が極少量である方法が求められていた。」と記載され、また、界面活性剤を１０体積％より多く含む実施例は記載されていない。本判決や審決では検討されていないが、本件特許に係る明細書に記載されているのは界面活性剤の量を低減させる技術思想であり、「但し、界面活性剤が全量に対して０～１０体積％であるものを除く。」（すなわち、１０体積％超の界面活性剤を必須で含む）とする補正は新たな技術的事項を導入するものになるのではないか。
以上
（担当弁理士：赤間　賢一郎）